Лицензионный договор на использование товарного знака

 Рынок настоящего времени служит полем для состязания не только продуктов производства, но и товарных знаков, подтверждающих гарантии производителя относительно качества товаров.

Узнаваемость и востребованность бренда сулит преимущества обладания и выигрышные позиции в ряду конкуренции, привлекательности для инвесторов, кредитования и прочих выгод, на которых держится успешность бизнеса.

По этой причине, востребованная и популярная торговая марка становится товаром, операции с которым имеют смысл, как для предлагающей, так и приобретающей стороны. 

Зарегистрировать договор на использование ТЗ

Заказать регистрацию договора на использование

 Чтобы не одна из сторон, подписывающих лицензионное соглашение, не была ущемлена, следует всецело положиться на Закон, соблюдение которого гарантирует государственная регистрация в ФИПС. Согласно этому требованию, соответствующие мероприятия регламентируются ст. 1232, ст.1490 ГК РФ.

 Процедура регистрации передачи прав на товарного знака (ТЗ) по лицензионному договору, должна вписываться в рамки определённого порядка.

Обратиться с заявлением относительно регистрации лицензионного соглашения, вправе любая из сторон-участниц.

Во избежание недоразумений, возложение обязанностей подачи заявления, как и распределение расходов, оговаривается в самом договоре на использование ТЗ. Помимо заявления, для регистрации потребуются такие материалы:

Регистрация товарного знака

• — оригинал договора или выписка из него (2 экз.);
• — необходимая для хранения в Роспатенте, незаверенная копия лицензионного соглашения, либо выписка из него;
• — квитанция об уплате патентной пошлины;
• — договор о сотрудничестве с представителем, выполняющим обязанность подачи заявления на регистрацию.
•  Поскольку заявление на регистрацию и сопутствующие материалы строго проверяются ФИПС, следует с особым вниманием отнестись к таким моментам:
• — подтверждение права подавать заявление;

— соответствие подаваемых документов порядку и форме требований ФИПС (наличие подписей, сшивка и т.п.);

1. — описание условий относительно особенностей, порядка расчёта и размера вознаграждения;
2. — отсутствие в договоре внутренних противоречий;
3. — Соответствие прав, передаваемых по лицензии, тем пределам, которыми владеет лицензиар согласно Свидетельству на товарный знак.
4.  А если приходится вносить изменения в лицензионное соглашение, либо нет иного выхода, как прекращение договора, сторонам предстоит всё та же госрегистрация, выполняемая в порядке, что описан выше. 

 Если имеет место несоблюдение требований ФИПС относительно регистрации договора, в лучшем случае может быть направлен дополнительный запрос, а в худшем – стороны рискуют получить отказ и возврат поданных документов. Чтобы не иметь неприятностей с договором и его регистрацией, правильнее будет воспользоваться помощью профессионалов, знающих все тонкости подобного вопроса.

 Сотрудники бюро GPG подойдут к решению проблемы индивидуально, для чего заранее изучат исходные данные заказчика, выяснят цели и пожелания. Составление договора, подготовка заявления и сама процедура регистрации – это уже вопрос техники, отточенной десятилетием работы в области защиты интеллектуальной собственности.

Стоимость оформления и регистрации договора 

 Процедура оформления и регистрации в Патентном бюро GPG, начинается с заключения договора (скачать) и соглашения о конфиденциальности (скачать).

 Стоимость услуг оценивается на основании присланного технического задания.

 Стандартный договор обойдётся в 15 000 руб.— услуги специалистов патентного бюро GPG

+ пошлины патентного ведомства РФ — 13 500 руб., за каждый дополнительный знак 11 500 руб.

Подробная стоимость взимаемых пошлин по всем услугам, касающимся регистрации договора использования представлена на сайте ФИПСа http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/tarif/uslugi_pay 

•  Право на использование товарного знака передаётся посредством лицензионного договора, где должны быть указаны следующие сведения:
• — информация о товарном знаке, относительно которого заключается договор;
• — перечисление товаров и услуг, индивидуализация которых зависит от интересующего ТЗ, зарегистрированного по всем правилам Роспатента;
• — описание способов использования ТЗ;
• — особенности определения суммы вознаграждения по лицензии.

 Объектом прав, передаваемых на использование, может быть словесный, изобразительный, комбинированный или иной товарный знак, проведённый через регистрацию. В лицензионном договоре обязательно отражается № регистрационной записи и № Свидетельства на регистрацию, указывается дата регистрации и дата приоритета.

Образец лицензионного договора

 В сведениях о ТЗ должное внимание сосредотачивается на его виде, а также включаемых частях (словах, буквах, изображении). 

В договоре не могут значиться классы МКТУ, по которым данный знак не регистрировался и нет никаких оснований полагаться на законную охрану. Товарный знак, зарегистрированный для товаров, не может быть использован для услуг, или наоборот. Очень важно прописать, что относительно способов использования, не может быть допущено противоречий с действующим законодательством.

 По усмотрению лицензиара, он может ограничить права на использование для определённых товаров, или оговорить ограничения по способам использования. Для этого в лицензионном соглашении указывается класс, наименование товаров и услуг, как и разрешённые способы использования.

 Передача права происходит по условиям, как исключительной, так и неисключительной лицензии, когда лицензиар сохраняет возможность выдавать лицензию в пользу третьих лиц.

Притом, подобная ситуация неизбежна, когда в соглашении не предусматриваются иные условия.

Для неисключительной лицензии достаточно умолчания, а вот исключительный вариант, лишающий лицензиара возможности заключать аналогичные соглашения с иными заинтересованными лицами, оговаривается сторонами в письменном виде. 

1.  В плане вознаграждения за передачу по лицензии, имеются разные способы:
2. — паушальный платёж — фиксированная сумма, уплаченная единовременно;
3. — роялти, как обязанность периодических выплат в пользу лицензиара.

 Что касается суммы роялти, так здесь учитывается размер дохода лицензиата в обозначенный период времени.

Свою роль может сыграть и количество продукции, сошедшей с конвейеров и реализованной в результате эксплуатации товарного знака.

Для точного расчёта роялти, придётся возложить на лицензиата обязанность об отчётности насчёт порядка использования товарного знака, количества изготовленной и проданной продукции, о доходах, полученных в указанный период.

 Относительно времени действия лицензионного оговора, существуют ограничения, определённые рамками действия Свидетельства. При обстоятельствах, вызывающих досрочное прекращение права на товарный знак, аннулируется и право использования, переданное по лицензии.

Источник: https://www.patent-rus.ru/news/dogovor-na-ispolzovanie-tovarnogo-znaka/

Понятие лицензионного договора на товарный знак: правила составления и образец

В практике коммерческих субъектов широко используется способ легального «заимствования» средств индивидуализации других участников рынка. Один из примеров оформления – лицензионный договор на товарный знак. Для предотвращения проблем с нарушением авторских прав важно знать тонкости и основные аспекты заключения соглашения.

Правовая суть и значение

Товарный знак представляет собой символическое обозначение. Это может быть слоган, картинка, короткое слово. Его регистрация наделяет правообладателя исключительной возможностью распоряжения, в том числе путем передачи в пользование другому субъекту. Для всех юридических правоотношений важно законодательно верное, письменное оформление договоренностей.

Лицензионным соглашением является договор правообладателя (лицензиара) с другим субъектом — лицензиатом (юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем) о предоставлении возможности использовать товарный знак в своих целях при условии соблюдения всех пунктов соглашения.

Главная задача документа сводится к легальной передаче совокупности прав другому лицу. Это возможность субъекта хозяйствования законно продвигать собственную продукцию, услуги, позиционировать свой бизнес посредством чужого товарного знака без нарушения материальных норм.

Использование средств индивидуализации без надлежащего согласия собственника влечет административную ответственность на основании статьи 14.10 КоАП РФ.

Вся продукция, выпущенная с идентичным или очень схожим товарным знаком, подлежит уничтожению. Применение любых способов эксплуатации товарного знака без заключения лицензионного соглашения является незаконным.

Соответствующий тезис регламентирован статьей 1515 ГК РФ.

Кроме административной ответственности незаконная эксплуатация ТЗ без регистрации может повлечь уголовное наказание по статье 180 УК РФ.

Классификация соглашений

Гражданским законодательством регламентируется два типа рассматриваемых договоров:

1. С неисключительной лицензией. Формат предполагает предоставление неисключительного права на товарный знак лицензиату. На практике это означает право лицензиара в любой момент заключить аналогичный договор с другими субъектами.
2. С исключительной лицензией. Получатель права наделен единоличной возможностью эксплуатировать средство индивидуализации и правообладатель не имеет права заключать договора аналогичного содержания с третьими лицами.

Кроме основного разделения применяется следующая классификация лицензий:

• полная – доступна эксплуатация всего перечня товаров, зафиксированного в соглашении;
• частичная – наделяет лицензиата правом эксплуатации определенной доли услуг и товаров, обозначенных в контракте.

Такое разграничение позволяет конкретизировать правомочия сторон и избежать недоразумений в практической деятельности.

Требования к содержанию

К рассматриваемым договорам предъявляются требования, аналогично общим нормативам для всех сделок. Соглашение носит консенсуальный характер. Текст документа условно подразделяется на десять частей:

• вступительная часть с конкретизацией сторон, наименованием и местом составления;
• объект соглашения;
• положения о проверке качества;
• порядок осуществления расчетов;
• меры ответственности для сторон;
• порядок разрешения спорных ситуаций;
• срок действия соглашения;
• прочие пункты;
• реквизиты лизензиара и лицензиата;
• дата, подписи.

Пункт про объект соглашения включает информацию об объеме товаров и услуг, на которые предоставляется право использования товарного знака. Требуется написание их полного наименования и конкретизация характера юридических правоотношений в этом аспекте.

Часть текста о проверке качественных характеристик товара закрепляет право лицензиара проводить проверки уровня предоставляемых стороной услуг и изготавливаемых товаров. Такие проверки допустимы в ограниченном количестве несколько раз в год.

Обязательная часть текстового содержания – финансовая сторона вопроса, включающая предварительный и основной график платежей, особенности различного рода выплат, включая пошлины и налоги.

Рассматриваемые договора носят срочный характер. В разделе, посвященном прочим условиям, конкретизируется территория, на которой разрешено использование товарного знака.

Сведения о сторонах в «шапке» соглашения должны полностью соответствовать данным в официальных правоустанавливающих документах и государственных реестрах.

Скачать лицензионный договор на использование на товарного знака

Порядок регистрации и условия действия

Успешное прохождение стадии апробации договора предполагает обращение в Роспатент. Для сторон, принявших решение заключить соответствующее соглашение, необходимо соблюдение следующих условий для его действия:

• достижение соглашения между сторонами по финансовым вопросам;
• прохождение процедуры регистрации товарного знака.

Процесс регламентируется статьей 1235 ГК РФ. Обращение в Роспатент – право любой стороны правоотношений. Требуется предъявление следующего пакета документов:

• оригинал договора;
• заверенная выписка из договора;
• завизированное обеими сторонами уведомление о распоряжении исключительным правом.

Процедура предполагает оплату государственной пошлины. Ее размер составляет 13,5 тысяч рублей. Каждый следующий товарный знак требует дополнительного взноса в сумме 11,5 тысяч рублей. Кроме этой статьи расходов потребуется оплата юридических услуг за оформление договора в диапазоне от 11 до 15 тысяч рублей.

Отказ в проведении регистрации не влечет возвращение оплаченной пошлины. Прохождение всех этапов процедуры занимает около трех месяцев.

В рамках проверки специалистами сверяются следующие данные:

• отсутствие неточностей и ошибок в тексте документа;
• наличие у заявителя (лицензиара или лицензиата) права на подачу документов для регистрации;
• оформление документов в установленном законом порядке;
• указание точной суммы вознаграждения при его возмездном характере;
• соответствие объема переходящих лицензиату прав тем, что имеет лицензиар.

Отказ в регистрации договора применяется Роспатентом в случае предоставления неполного пакета документов, при наличии ошибок в процессе составления самого договора, а также при установлении факта неправомерного использования лицензиаром прав на товарный знак.

Вознаграждение по договору

Лицензионные соглашения на товарный знак могут предусматривать условия индивидуального порядка оплаты вознаграждения. Но чаще всего этот пункт включает несколько стандартных составляющих: паушальный взнос, страховой депозит и роялти.

Страховым депозитом является фиксированная сумма, уплачиваемая единовременно в пользу правообладателя. Это гарантия исполнения стороной своих обязательств. Роялти представляет собой периодические платежи, определяемые в виде фиксированной суммы или исходя из размеров приносимой товарным знаком экономической выгоды.

Сроки и территория действия

Лицензионное соглашение ограничено по действию в пространстве и времени. Временной диапазон действия договора ограничивается периодом юридической защиты товарного знака. Максимальный разовый срок – 10 лет. Количество пролонгаций законодателем не ограничивается.

География распространения права зависит от широты правомочий первоначального правообладателя и оговоренных в тексте соглашения условий. При регистрации договора проверке подлежит соответствие этих двух пунктов. Если территориальный или временной аспект не совпадают, специалисты Роспатента отказывают в регистрационных действиях.

Заключение

Лицензионный договор на товарный знак – распространенный способ оформления правоотношений в рамках соблюдения норм гражданского права при реализации исключительных прав на средства индивидуализации. Правильность составления соглашения и его содержательная часть определяют возможность его регистрации, то есть фактической легализации использования чужого товарного знака.

Источник: http://zakonadvice.ru/intellektualnoe-pravo/patenty/licenzionnyj-dogovor-na-tovarnyj-znak/

Право промышленной собственности

Помимо возможности отчуждения исключительного права на товарный знак правообладатель располагает юридическим механизмом предоставления лицензии на использование товарного знака, реализация которого позволяет ему сохранять контроль не только за использованием знака, но и за качеством товаров и услуг, индивидуализированных данным знаком. Указанный механизм предусмотрен нормами ст. 1489 ГК РФ, действующими во взаимосвязи с правилами ст. 1235 ГК РФ.

Предоставление лицензии на использование товарного знака является весьма эффективным средством извлечения прибыли, которая компенсирует затраты правообладателя на маркетинг, разработку, регистрацию и рекламу товарного знака.

Приумножению коммерческого эффекта от предоставления лицензии на использование товарного знака помимо лицензионного вознаграждения способствуют также повышение степени известности знака и интенсификация его распространения путем заключения сублицензионных соглашений.

Кроме того, предоставление права на использование товарного знака по лицензии погашает обязанность правообладателя по использованию знака, что влечет неприменение к нему санкций, предусмотренных п. 1 ст. 1486 ГК РФ.

Статья 1489 ГК РФ не определяет виды лицензионных соглашений, заключение которых возможно в связи с предоставлением права на использование товарного знака. Вместе с тем по смыслу нормы, сформулированной в п. 1 ст. 1489 ГК РФ, которая находится в системной взаимосвязи с правилами п. 1 ст.

1236 ГК РФ, следует констатировать, что правообладатель может заключать лицензионные договоры двух основных видов, каждый из которых в свою очередь будет иметь по два варианта.

Классификация подобного рода возможна, если в ее основание положить предмет договора, а последний рассматривать с точки зрения объема прав на использование товарного знака, которые предоставляются правообладателем лицензиату.

По экономической сути он тождествен отчуждению права на товарный знак, но по юридической природе отличается от последнего тем, что на всем протяжении срока его действия лицензиара и лицензиата связывает комплекс взаимных прав и обязанностей.

Кроме того, по истечении срока действия договора лицензиар полностью восстанавливается в имущественных правах на использование товарного знака.

Во-вторых, если предметом лицензионного соглашения является право на использование товарного знака ограниченного характера для всех товаров, для которых он зарегистрирован с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам, будет иметь место договор простой лицензии.

В отличие от договора исключительной лицензии к лицензиату в данном случае переходит лишь право на использование товарного знака ограниченного характера, лишенное по сравнению с правом, предоставленным в рамках исключительной лицензии, правомочия на запрет использования знака третьими лицами, т.е.

того самого правомочия, которое дает обладателю исключительного права юридически обеспеченную возможность «исключения от использования».

Как первая, так и вторая из названных разновидностей лицензионных соглашений допускают варианты предоставления соответственно права на использование товарного знака исключительного характера либо права на использование товарного знака неисключительного характера в отношении не всех, а части товаров, для которых данное обозначение зарегистрировано (частичные лицензии).

Допустимы и комбинированные схемы лицензионных соглашений, например, в случае предоставления права на использование товарного знака исключительного характера в отношении части товаров, для которых он зарегистрирован, и права на использование неисключительного характера — для другой части товаров.

1 указанной статьи при письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу.

По сублицензионному договору сублицензиату может быть предоставлено право использования товарного знака в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата.

Понятие и элементы лицензионного договора. Предоставление права на использование товарного знака правообладателем лицензиату осуществляется по юридической модели найма имущества, но с учетом характера предмета сделки.

По лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности.

Лицензионный договор является консенсуальным, взаимным и возмездным. Возможность заключения реального лицензионного договора, закрепленная в п. 1 ст. 1489 ГК РФ, по правилам российского гражданского законодательства реализована быть не может.

Элементами лицензионного договора являются его стороны, предмет, цена, срок, форма и содержание.

Сторонами лицензионного договора выступают правообладатель, именуемый лицензиаром, и юридическое либо физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, именуемое лицензиатом.

Предметом лицензионного договора вне зависимости от его разновидности может быть только неисключительное право на использование товарного знака в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован.

Это принятая в современном российском законодательстве об интеллектуальной собственности модель.

Ее нельзя признать удачной, поскольку к лицензиату исключительной лицензии переходит по существу весь объем имущественных правомочий, принадлежащих лицензиару, а последний лишается возможности на время действия договора предоставлять лицензии третьим лицам, сохраняя, по мнению законодателя, исключительное право за собой. Предмет лицензионного договора является его существенным условием, поэтому подлежит детальному раскрытию в тексте заключаемого соглашения, что проверяется в процессе его регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Согласно и. 6 ст. 1235 ГК РФ предмет договора идентифицируется путем указания на конкретный товарный знак, право использования которого предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера и даты выдачи документа, удостоверяющего исключительное право на этот знак.

Поэтому в соглашении должны оговариваться такие условия, как размер товарного знака, его цветовое решение, место расположения на изделии, этикетках».

Представляется, что указанное предложение лишено позитивного начала и в тексте заключаемого соглашения нет необходимости повторять описание обозначения, как это требуется при подаче заявки на регистрацию товарного знака.

Следует отметить, что среди специалистов в области средств индивидуализации продукции нет единства взглядов на предмет лицензионного договора. Так, Э.П.

Гаврилов полагал, комментируя ранее действовавшее законодательство о товарных знаках, что «предметом лицензионного договора по товарному знаку следует считать указание на сам товарный знак (номер свидетельства), перечень товаров, затрагиваемых договором (если договор касается не всех товаров), а также объем и характер передаваемых прав». А.П. Рабец считала, что «предметом данного соглашения является предоставление лицензиату права на использование товарного знака». Приведенные высказывания нельзя признать удачными, поскольку в гражданском обороте участвует право имущественного характера, а не «указание на товарный знак» и не действие, именуемое предоставлением.

Цена лицензионного договора, называемая обычно лицензионным вознаграждением, по смыслу нормы, закрепленной в п. 5 ст. 1235 ГК РФ, относится к числу существенных его условий. При его определении стороны могут прибегнуть к услугам профессиональных оценщиков интеллектуальной собственности.

Наиболее распространенной формой лицензионного вознаграждения является комбинация паушального платежа (фиксированной суммы), производимого, как правило, сразу после заключения лицензионного договора, и платежей роялти (периодических платежей в виде отчислений определенного процента от суммарного оборота товаров или услуг, индивидуализированных товарным знаком). Лицензионное вознаграждение может включать и плату за разрешение на предоставление сублицензии, которая определяется чаще всего в виде процента от оборота товаров или услуг вторичного лицензиата. Цена лицензионного договора устанавливается в российских рублях, хотя возможно ее определение и в иностранной валюте.

При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные п. 3 ст. 424 ГК РФ, не применяются.

Срок лицензионного договора по общему правилу не является его существенным условием и зависит от усмотрения сторон и временных рамок действия регистрации знака. Договор может быть заключен на определенный срок либо без указания срока.

В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если правилами ГК РФ не предусмотрено иное.

Форма лицензионного договора. Для лицензионного договора предусмотрена обязательная письменная форма, если правилами ГК РФ не предусмотрено иное (п. 2 ст. 1235 ГК РФ).

К оформлению договорных отношений, складывающихся по поводу предоставления права на использование товарного знака, предъявляются специальные требования.

Соблюдение этих требований является обязательным, а их наличие обусловлено особенностями регистрационной модели возникновения и закрепления исключительных прав на средства индивидуализации продукции.

Данная система предполагает, в частности, необходимость регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности лицензионных договоров. При этом речь идет о регистрации, отличной от регистрации, на основании которой товарному знаку предоставляется правовая охрана. Порядок и условия государственной регистрации устанавливаются Правительством РФ.

Несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации влечет за собой недействительность лицензионного договора.

Содержание лицензионного договора образуют взаимные права и обязанности лицензиара и лицензиата. Действующие правила ГК РФ о товарных знаках, в частности ст. 1489 ГК РФ, не устанавливают, за некоторыми исключениями, обязательные для сторон права и обязанности.

Вместе с тем очевидно, что лицензиар обязан обеспечить лицензиату правовые и фактические условия, которые позволили бы последнему наиболее эффективно осуществить реализацию предоставляемых по договору прав.

Что касается обязанностей лицензиата, то помимо действий по реализации предоставленных ему прав в обусловленных соглашением объеме и на оговоренной территории он по прямому указанию законодателя, содержащемуся в п. 2 ст.

При этом условие о качестве товаров лицензиата будет являться существенным условием лицензионного договора и подлежит проверке на его наличие в тексте лицензионного соглашения в процессе регистрации договора в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Следует подчеркнуть, что традиционные положения о качестве продаваемых товаров и оказываемых услуг, применяемые в практике гражданского оборота, сегодня претерпевают радикальные изменения в связи с пересмотром действовавших в России систем стандартизации и сертификации и принятием Федерального закона «О техническом регулировании». Указанное обстоятельство должно учитываться при регламентации договорных отношений между лицензиаром и лицензиатом.

Как правило, стороны по лицензионному договору оговаривают следующие права лицензиата:

• право на обозначение товаров или услуг, производимых лицензиатом, по определенному соглашением перечню с указанием: «товарный знак по лицензии»;
• право применять товарный знак лицензиара совместно со своим товарным знаком (если таковой зарегистрирован на имя лицензиата);
• право применять товарный знак лицензиара не только на товарах, маркируемых этим знаком, но и на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на оговоренной территории, на сопроводительной и деловой документации, а также в рекламе.

К обязанностям лицензиата обычно относятся следующие:

• информирование лицензиара в случае выявления лицензиатом противоправного использования товарного знака лицензиара третьими лицами;
• информирование лицензиара о случаях предъявления претензий или исков со стороны третьих лиц в связи с использованием товарного знака по лицензионному договору;
• информирование лицензиара о предстоящем отказе от дальнейшего использования товарного знака;
• выплата лицензионного вознаграждения в оговоренном виде;
• предоставление лицензиару соответствующих расчетов, являющихся основой размера лицензионного вознаграждения.

Ответственность по лицензионному договору. Лицензионный договор о предоставлении права на использование товарного знака предполагает взаимную ответственность сторон за его неисполнение или ненадлежащее исполнение.

В соответствии с заключенным соглашением ответственность сторон за нарушение его условий может предусматривать возмещение убытков потерпевшей стороне, а также применение штрафных санкций к нарушителю.

Поскольку специальная регламентация лицензионных отношений на уровне закона весьма скупа, формулировка оснований и параметров ответственности является прерогативой сторон.

При этом следует иметь в виду, что лицензиар и лицензиат должны ориентироваться при выработке условий об ответственности по договору не на правила об ответственности за незаконное бездоговорное использование товарного знака, сформулированные в ст. 1515 ГК РФ, а на правила, предусмотренные гл. 25 ГК РФ.

• Как правило, стороны по договору несут ответственность за нарушение взаимных обязательств и несоблюдение договорных гарантий.
• Санкции в форме возмещения реального ущерба и упущенной выгоды могу т применяться к лицензиару за нарушение прав третьих лиц, допущенное предоставлением права на использование товарного знака лицензиату.
• К лицензиату требования о возмещении убытков в форме как реального ущерба, так и упущенной выгоды могут предъявляться в случае несоблюдения им условия о том, что качество производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, будет не ниже качества товаров лицензиара.

Источник: https://isfic.info/patent/promsob81.htm

Лицензионный договор на использование товарного знака

Лицензионный договор представляет собой юридический документ, по которому одна сторона обязуется передать право пользования зарегистрированным товарным знаком другой стороне, с указанием или без указания пределов территории использования передаваемого знака.

Необходимо помнить о том, что сторона, передающая право пользования товарным знаком по лицензионному договору, обязана осуществлять контроль качества выпускаемой продукции стороной, принявшей право пользования товарным знаком.

Действующее законодательство предусматривает регистрацию лицензионного договора с исключительной или с неисключительной лицензией на товарный знак.

Договор с исключительной лицензией предоствляет лицензиату (лицу, получающему право использования) исключительное право на использование товарного знака, при этомлицензиар (правообладатель товарного знака) не вправе заключать лицензионные договоры с другими лицами.

Договор неисключительной лицензии предусматривает использование одного и того же товарного знака как его правообладателем (лицензиаром), так и стороной, получившей лицензию, причем за правообладателем сохраняется право выдачи лицензий и другим лицам.

Кроме этого, различают частичную и полную лицензию. В первом случае товарный знак можно использовать только для указанной в договоре части товаров или услуг.

Во втором случае, право использования товарного знака распространяется на весь указанный в договоре перечень товаров и услуг.

Предоставление права использования товарного знака

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака. Правообладатель товарного знака может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Таким образом, лицо, незаконно использующее чужой товарный знак, несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством. Однако законный путь использования чужого товарного знака все же есть.

Лицензионный договор на товарный знак подлежит обязательной регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам «Роспатент».

Лицензионный договор на товарный знак может быть двух видов:

1	Неисключительная лицензия
Предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.
2	Исключительная лицензия
Предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.

предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.

Для того чтобы зарегистрировать лицензионный договор необходимы следующие сведения:

1

Сведения о Лицензиаре (наименование, юридический адрес, ОГРН, ФИО и должность руководителя), все сведения должны соответствовать данным, содержащимся в Реестре товарных знаков РФ. Сведения о Лицензиате (наименование, юридический адрес, ОГРН, ФИО и должность руководителя). Предмет договора (номер свидетельства товарного знака, классы МКТУ, на которые выдаётся право использования), в свидетельство на товарный знак и в Реестр товарных знаков РФ должны быть внесены все изменения (если таковые были). Вид лицензии. Срок выдачи лицензии – он не может быть больше, чем срок действия товарного знака. Территория – если территория не указана, то это вся территория РФ. Размер вознаграждения – договор между юридическими лицами должен быть возмездным. Прочие условия, которые необходимо для включения в лицензионный договор — например, условия выплаты вознаграждения, условия расторжения договора, возможность выдачи сублицензий и т.д.

Следует иметь в виду, что изменения, вносимые в лицензионный договор, и расторжение лицензионного договора также подлежат обязательной регистрации в «Роспатент»е.

Приложение

Лицензионный договор на использование товарного знака

Источник: https://www.znakoved.ru/documents/dogovor_na_ispolzovanie_tovarnogo_znaka/

Лицензионный договор на использование торговой марки — юридические услуги для бизнеса "Яновский и партнеры" — ЗКГ

Сегодня продавать товары и услуги может практически каждый, в том числе и частные лица. Развитие интернет-платформ и торговых площадок, социальных сетей и всевозможных форумов по интересам сделали возможным для каждого примерить на себя роль предпринимателя.

В наши дни просто владеть бизнесом уже не считается особым призванием, талантом, привилегией одаренных сторонников риска ради получения выгоды и высокой прибыли. Зато владеть торговой маркой с громким именем и положительным имиджем — это поистине удача.

Вот почему все, кто начинает предпринимательскую деятельность вообще или запускает новый амбициозный проект,  стремятся в самом начале такой деятельности зарегистрировать право на эксклюзивное использование собственной торговой марки.

Впоследствии получать прибыль можно не только от реализации товаров и услуг, проданных под данным брендом, но и от предоставления другим игрокам рынка лицензий на использование ТМ.

Вот почему лицензионный договор на использование торговой марки все чаще заключается в разных отраслях бизнеса в Украине — от курсов вождения и йоги до продажи одежды, оборудования для спорта и туризма, продуктов питания и прочих товаров.

Лицензионный договор на использование торговой марки и его особенности

Лицензионный договор на использование торговой марки — это юридический документ, четко определяющий условия, на которых владелец исключительного права на использование торговой марки передает право на использование данной торговой марки третьему лицу или компании. Соответственно тот, кто является собственником бренда, называется лицензиаром, а тот, кто приобретает право использования чужой интеллектуальной собственности — лицензиатом.

Лицензионный договор на использование торговой марки, или лицензия, как его часто называют в сокращенной форме, представляет собой соглашение, где указано на протяжении какого периода, на основании каких требований и за какую плату лицензиат может пользоваться конкретной торговой маркой.

Как правило, это стандартный и несложный документ, но для тех, кто впервые столкнулся с его оформлением в нем могут быть скрыты незаметные с первого взгляда условия, которые, однако, будут определяющими в дальнейшем.

1. Ограничена ли в соглашении территория, на которой лицензиат может использовать торговую марку? Для лицензиата в таком случае более выгодным положением с точки зрения перспектив для развития бизнеса будет лицензионный договор на использование торговой марки без привязки к конкретному региону. Тогда для него открыты все рынки. Но зачастую такая лицензия стоит дороже. С точки зрения выгоды лицензиара в разрешении на использование торговой марки лучше строго ограничить регион, особенно если в планах присутствует развитие рынка путем заключения с третьими лицами и компаниями договора франчайзинга.
2. Получает ли лицензиат право передавать лицензию на использование торговой марки другим субъектам предпринимательской деятельности? Когда лицензию приобретает бизнес, нацеленный на розничную торговлю, это не играет большой роли. Но если лицензиатом является мелко- или крупнооптовая фирма, ей следует изначально позаботиться о том, чтобы ее клиенты также могли приобретать товар определенного торгового знака с дальнейшей возможностью его самостоятельной рекламы и продвижения. Хотя последний вариант договора на использование торговой марки таит в себе некоторые опасности для лицензиара: будет ли бренд использован грамотно, корректно, с соблюдением всех требований касательно рекламных изображений, их размещения и проведения промоушенов и презентаций.
3. Каковы дополнительные выгоды от данного договора на использование торговой марки для обеих сторон? Здесь речь идет не только о плате, которую получит собственник бренда и праве на использование его лицензиатом. Такое соглашение, как правило, включает в себя информацию о том, на чьи плечи ложатся расходы по раскрутке товара на новой территории, формировании и поддержании складских запасов продукции в регионе, работе с рекламациями и возвратами от розничных покупателей и пр.. Кто будет вносить в местные бюджеты плату за использование рекламных площадей на улицах города? Кому придется оплачивать производство мелкой печатной рекламной продукции (флаера, буклеты и т.д.)?

Помимо этих вопросов, следует обозначить в лицензионном договоре на использование торговой марки право лицензиата выдавать сублицензии и сопутствующие ему нюансы:

• кто устанавливает плату за сублицензию и на основании каких данных?
• кому будут поступать регулярные платежи за использование бренда от сублицензиатов? и так далее…

Виды лицензионного договора на использование торговой марки

Спектр ответственности, как и область возможностей получения выгоды от пользования известным или набирающим популярность брендом зависят от того, какого вида будет заключен лицензионный договор.

Товарный знак может передаваться с правом использования полностью на усмотрение лицензиата или же, наоборот, с внушительными ограничениями и строгими условиями. Причем зачастую несоблюдение таких условий влечет за собой не только расторжение лицензионного договора на использование торговой марки, но и серьезные штрафы.

Итак, в зависимости от количества лицензиатов, различают следующие типы лицензионного договора на использование торговой марки:

1. Исключительная лицензия — предусматривает предоставления права использования торгового знака единственному игроку рынка. Чаще всего исключительные лицензии предоставляются только в рамках конкретного региона и, как правило, сильнейшему из конкурентов на данной территории. Если речь идет о договоре франчайзинга, то такой подход наиболее выгоден и для лицензиара, и для лицензиата, когда торговая марка принадлежит крупным и дорогостоящим товарам: автомобилям, оборудованию и технике для строительства и сельского хозяйства и тому подобное. В случае реализации продуктов питания, напитков, алкогольных изделий, детских игрушек, одежды и так далее, то есть, товаров повседневного использования для быта, гигиены и питания, то здесь выгода лицензиара будет большей в случае заключения другого типа лицензионного договора на использование торговой марки.
2. Неисключительная лицензия — такой тип лицензионного договора на использование торговой марки, которым предусмотрена возможность предоставления лицензии прочим игрокам рынка как в данном регионе, так и за его пределами. Это удобный для собственника бренда формат соглашения, а вот лицензиату он выгоден лишь в том случае, если контрактом предусмотрены объемы ежемесячных продаж в регионе.
3. Существует еще один вид лицензионного договора на использование торговой марки — единичная лицензия. При ее получении лицензиат получает исключительное право использования бренда, которое не может быть передано ни им, ни правообладателем торговой марки более никаким третьим лицам. Наиболее уместной такая лицензия будет в случае передачи права на использование ТМ от производителя или импортера крупной национальной оптово-розничной торговой сети.

У каждого вида лицензионного договора на использование торговой марки есть как свои преимущества, так  недостатки для обеих сторон. Поэтому при подготовке контракта следует учитывать ваше положение и роль и, исходя из этого, избрать наиболее оптимальный тип лицензии.

Подписание лицензионного договора на использование торговой марки и плата за предоставление эксклюзивных прав

Торговая марка редко передается в пользование третьим лицам без получения правообладателем финансового вознаграждения. Это очевидно: известный и хорошо зарекомендовавший себя бренд сулит рот продаж и количества потенциальных клиентов. А за такие удовольствия в бизнесе некоторые готовы платить довольно немалые деньги.

В сущности, контракт на использование товарного знака — это подтверждение того, что его собственник обладает интеллектуальной собственностью, способной приносить ему доход без его непосредственного вмешательства в бизнес. К этому стремятся многие предприниматели. При этом доход от таких поступлений практически на сто процентов равняется прибыли.

Существуют следующие виды платы за использование торговой марки:

1. Роялти — наиболее распространенная форма оплаты за получения права на использование торговой марки, которая заключается в регулярных отчислениях лицензиата в пользу лицензиара. При этом можно избрать удобную для конкретной стороны либо оптимальную для обеих схему начисления роялти:

• в виде процента от товарооборота продукции под конкретным товарным знаком;
• в виде фиксированной платы (к примеру, 5000 грн ежегодно или 1500 грн ежемесячно и т.п.);
• в виде процента от наценки на продукт — такая схема выгодна лицензиару для торговли товарами с невысокой себестоимостью, но высокой наценкой за счет раскрученного бренда.

В Украине наиболее распространенным типом роялти как платы по лицензионному договору на использование торговой марки является второй тип — роялти в виде фиксированной суммы для ежемесячной либо ежегодной оплаты.

2. Паушальный платеж — это одноразовый платеж за использование торговой марки.

То есть если роялти выплачиваются регулярно, как плата за использование известного бренда для получения высокой прибыли в текущем периоде, то паушальный платеж — это, скорее, взнос за получение такого права и сопутствующей консультационной и маркетинговой поддержки. Сумма паушального платежа зависит от многих факторов:

• от известности бренда, для которого и заключается лицензионный договор на использование торговой марки;
• от стоимости маркетинговых исследований и рекламной поддержки для данного франчайзи;
• от особенностей рекламных мероприятий, что проводятся силами лицензиара;
• от технологии обучения персонала лицензиата и пр.

Часто используется также комбинированный подход, когда изначально лицензиат оплачивает свое право стать официальным франчайзи и получить все привилегии, причитающиеся по лицензионному договору на использование торговой марки.

Имеется в виду получение доступа к работе эффективной бизнес-модели, получение консультативной поддержки в менеджменте, особенностях ведения бухгалтерского учета, получение готовых инструментов повышения продаж и так далее. А потом, как правило, спустя несколько месяцев, вступает в силу обязательство о регулярной выплате роялти с товарооборота.

Правда, в Украине такую комбинацию оплаты по лицензионному договору на использование торговой марки используют крайне редко и преимущественно не в национальных компаниях.

Оформление лицензий на торговую марку для различных субъектов предпринимательской деятельности

Лицензионный договор на использование торговой марки обладает очевидными преимуществами для всех участников предпринимательской деятельности, вовлеченными в его подписание.

Лицензиат получает следующие преференции благодаря лицензионному договору на использование торговой марки:

• доступ к продаже высококачественной продукции и использованию ее имени;
• практическую информацию построения эффективных бизнес-процессов и проведения маркетинговых мероприятий с высокой отдачей в виде повышения продаж и посещения торговых точек лицензиата;
• возможность обучить собственный персонал у метров рынка;
• в некоторых случаях — потенциальную возможность продажи сублицензий в своем регионе и получения дополнительного дохода.

Лицензиар при заключении лицензионного договора на использование торговой марки может:

• сохранить право владения торговой маркой;
• обозначить, права на какие объекты могут передаваться по лицензионному договору в каждом конкретном случае;
• параллельно с лицензиатами использовать собственный бренд;
• получать дополнительные доходы при осуществлении одинакового или почти одинакового объема операций.

Лицензионный договор на использование торговой марки защищает права обеих сторон. Тем не менее, иногда плата за пользование брендом может показаться некоторым предпринимателя необоснованной или завышенной. следует помнить, что использование товарного знака без согласия правообладателя преследуется законами Украины и прочих стран.

Разумным подходом в таком случае будет предложение сесть за стол переговоров и изменить условия лицензионного договора на использование торговой марки, предварительно подготовив собственный вариант разрешения на использование товарного знака.

Образец такового можно получить у специалистов Адвокатского бюро “Яновский и партнеры”.

Помощь грамотного консультанта в процессе подготовки документов и обсуждения условий контракта поможет не только сэкономить на роялти, но и получить максимальные возможности для извлечения прибыли из пользования известным брендом лицензиара.

(6 — 5,00 — 5)

Источник: https://zkg.ua/ru/yurydychni-posluhy-praktyky/rehystratsyya-torhovoj-marky/lytsenzyonnyij-dohovor-na-yspolzovanye-torhovoj-marky/

Лицензионный договор на товарный знак

Товарный знак представляет собой один из основных инструментов современной рыночной экономики, делая продукцию или услуги одних производителей легко узнаваемыми среди аналогичных товаров других производителей.

Сегодня многие современные компании осознают это и стремятся индивидуализировать свою продукцию, сделав ее наиболее популярной и известной.

Товарный знак в данном случае является наиболее верным и оптимальным решением, представляя собой словесное, изобразительное (логотип, картинка) или комбинированное обозначение.

Свидетельство позволяет наделить его правообладателя уникальными правомочиями относительно использования товарного знака в своих целях и интересах. Зарегистрированное обозначение не может быть использовано в корыстных целях конкурентными компаниями или другими заинтересованными лицами.

Это определяется правом на товарный знак, которое получает правообладатель в результате регистрации.

В процессе экономической деятельности нередко возникает потребность передачи права на использование разработанного и зарегистрированного обозначения другим лицам.

Это может быть сделано на основании лицензионного договора на использование товарного знака, представляющего собой официальный документ, который подлежит обязательной регистрации в Роспатенте, и без регистрации не действителен.

На основании данного документа лицензиар (правообладатель) может передать право пользования знаком другой стороне (лицензиату). В данном случае речь идет о полной или частичной передаче прав на те товары и/или услуги, которые указаны в зарегистрированном перечне.

Необходимо учитывать тот факт, после заключения лицензионного договора на использование товарного знака, за лицензиаром сохраняется право на использование товарного знака в своих целях. К тому же, он как правообладатель сохраняет все обязательства по разработанному и зарегистрированному знаку. Лицензиат, в свою очередь, несет обязательства согласно условиям, описанным в договоре.

Отличительными особенностями подобного договора является то, что правообладатель и лицензиат могут в самостоятельном порядке устанавливать срок его действия, не превышающий срока действия объекта интеллектуальной собственности, условия оплаты и т.д.

Другими словами, качество товаров принимающей стороны (лицензиата) не должно быть хуже товаров, производимых правообладателем (лицензиаром).

Патентное бюро «РОСТ» предлагает широкий спектр услуг, связанных с составлением и регистрацией лицензионных договоров на использование товарных знаков, договоров уступки (отчуждения исключительного права на товарные знаки).

Самостоятельные попытки регистрации подобных документов характеризуются многочисленными проблемами, препятствиями и «подводными» камнями, поджидающими правообладателя товарного знака на каждом шагу.

В данном случае услуги профессиональных, специализированных компаний являются наиболее оптимальным и верным решением.

Патентные поверенные нашей компании, обладая необходимыми профессиональными знаниями и навыками, осуществят составление и регистрацию договора на основании норм и требований, предъявляемых современным законодательством РФ. Для того чтобы осуществить регистрацию, необходимо представить в Роспатент следующий пакет документов:

• заявление, которое передается на рассмотрение в ФИПС правообладателем или патентным поверенным;
• правильно составленный и оформленный (прошнурованный и пронумерованный) договор;
• документ об уплате пошлины.

Если Вас интересуют вопросы, связанные с составлением и регистрацией лицензионного договора на использование товарного знака, договора уступки, патентные поверенные компании «РОСТ» всегда готовы оказать Вам эффективную и профессиональную помощь. Обращайтесь!

Источник: http://rost-patent.ru/services/licenzionnyy-dogovor-na-tovarnyy-znak